Quando si avvia un'attività imprenditoriale e sicrea un brand, che sia unecommerceo di altra natura, è importante registrare un marchio che la identifichi e la tuteli dalla concorrenza.
La registrazione di un marchio può sembrare un'attività complessa ma, con la giusta guida, è alla portata di tutti, e può essere svolta anche da soli senza intermediari (anche se affidarsi a un parere esperto è sempre una buona idea).
A partire dall'espansione del capitalismo industriale di inizio Ottocento, il marchio ha svolto un ruolo sempre più importante nel differenziare l’immagine di un’impresa da quella dei propri concorrenti.
Questa importanza è cresciuta in modo esponenziale con l’avvento delle nuove tecnologie e di internet.
La disciplina dei marchi è regolata in Italia principalmente dal “Codice della Proprietà Industriale” o “C.P.I.” (Decreto Legislativo n. 30 del 2005), sebbene è necessario considerare sia il relativo Regolamento di Attuazione (Decreto Legislativo 13 gennaio 2010, n. 33), sia specifiche norme contenute nel Codice civile e penale.
Questo articolo ha lo scopo di riassumere i punti essenziali di una materia molto ampia e certamente importante per qualsiasi ecommerce:come tutelare il vostro marchio, dalla scelta delle classi alla procedura di registrazione, fino ai costi da sostenere.
Indice
- Cos'è un “marchio”?
- Cosa è possibile registrare come marchio?
- I requisiti di registrazione di un marchio
- Perché registrare un marchio?
- Prima di registrare un marchio: la ricerca di anteriorità
- Tutela del marchio: la scelta delle classi di registrazione
- Dove registrare un marchio?
- Come registrare un marchio online in Italia
- Come registrare un marchio nell'Unione Europea
- Registrare un marchio: costi a confronto
- Quanto硬脑膜拉registrazione di un marchio?
- Conclusioni sulla tutela del marchio
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Cos'è un “marchio”?
Il marchio è il segno che identifica un prodotto o un servizio. Le sue funzioni principali sono quelle:
1.Distintiva:far riconoscere la provenienza di un prodotto o di un servizio da una certa impresa;
2.Di qualità:per diffondere e accrescere la fiducia nell’impresa da parte di chi acquista;
3.Di comunicazione:per presentare i servizi o prodotti collegati al segno registrato.
4.Di investimento:accresce e identifica la reputazione e l'attrattiva di un imprenditore/brand.
Esso attribuisce al titolare il diritto di farne uso esclusivo, potendone vietare l'utilizzo ai terzi per prodotti/servizi uguali o affini, quando ciò possa determinare un rischio di confusione o di associazione negli acquirenti.
La portata di questo diritto è relativa all'area geografica per la quale si è effettuata la registrazione del marchio (nazionale, comunitaria o internazionale). Il marchio, pertanto, rappresenta un diritto patrimoniale immateriale che influisce sul valore dell'azienda.
Cosa è possibile registrare come marchio?
L'art. 7 del C.P.I. prevede che si possano registrare come marchio:
tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese
Pertanto, le categorie di marchi sono abbastanza numerose. Si incorre spesso nell'errore di pensare che solo i logotipi, ovvero le rappresentazioni grafiche, possano essere registrati come marchi, ma non così.
Qui sotto vengono indicate le categorie più frequenti:
- marchio denominativo o verbale: il marchio costituito esclusivamente da parole o lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione (si pensi al marchio Adidas);
- marchio patronimico: il marchio costituito dal nome proprio di una persona; se si tratta di nomi noti, è utilizzabile solo dall’avente diritto o da terzi autorizzati (es.: Giovanni Rana);
- marchio figurativo: il marchio che utilizza caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure una riproduzione grafica o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi (un esempio noto a tutti: la mela della Apple), accompagnato eventualmente da una parte testuale (marchio figurativo misto), ovvero costituito da un testo dotato di una propria connotazione grafica;
- marchio di forma o marchio tridimensionale: quando la forma da sola è idonea a riconoscere il marchio senza altra specificazione;
- marchio sonoro o acustico: il marchio costituito da una melodia, da un motivetto musicale o da una sequenza di suoni (il motivetto ricorrente nelle pubblicità dei processori Intel).
Oltre a queste categorie più diffuse, sono di recente introduzione nella disciplina nazionale anche i marchi di movimento, multimediale e olografico.
Inoltre i marchi si possono distinguere ingenerali, quando identificano l'insieme di prodotti/servizi di un'azienda, ospeciali, quando tutelano uno specifico prodotto o servizio all'interno di un insieme più ampio.
I requisiti di registrazione di un marchio
Per poterlo registrare, un marchio deve essere nuovo, dotato di capacità distintiva, lecito e corrispondente al principio di verità.
La normativa in vigore consente a chiunque, persone fisiche e giuridiche anche minorenni, di eseguire l’operazione di deposito.
Affinché un marchio possa essere validamente registrato, occorre che sia:
- nuovo;
- dotato di capacità distintiva;
- lecito;
- corrispondente al principio di verità.
L’assenza anche solo di una di queste quattro caratteristiche impedisce la registrazione del marchio.
1. Marchio nuovo
Il marchio è nuovo quando non esistono marchi identici (o simili) già registrati per gli stessi prodotti/servizi che il vostro marchio andrà ad individuare.
Non siamo in presenza di un marchio nuovo qualora esso sia uguale ad un “marchio notorio” anche se si decidesse di utilizzarlo per prodotti o servizi diversi da quelli rappresentati dal marchio in quanto - in tale caso - il marchio notorio gode di quella che si chiama una tutela “ultra-merceologica”. Esempi in tal senso sono i marchi notori “Ikea” e “Coca-Cola”.
2. Capacità distintiva
Un segno soddisfa questa caratteristica se identifica in modo immediato i vostri prodotti/servizi rispetto a quelli di un’altra impresa. Per ottenere questo risultato è buona regola preferire segni o parole di fantasia o ad effetto (si pensi alla parola “Yahoo”).
Se avete concepito delle parole astratte, che hanno un significato del tutto diverso dal prodotto/servizio che identificano, siete sulla strada giusta per registrare il vostro marchio, in quanto questo genere di parole danno origine a quelli che si definiscono “marchi forti”, ovvero dotati di alta capacità distintiva e che possono essere difesi meglio dalla contraffazione.
Se avete creato un marchio senza questa caratteristica non preoccupatevi: talvolta accade che un segno che nasce debole diventi un marchio forte a seguito dell’uso che ne è stato fatto e della fama che ha acquistato sul mercato (il cosiddetto “secondary meaning”).
In generale per essere distintivo un marchio non può consistere di segni o espressioni divenuti di uso comune o che identificano una classe generica di prodotti (es:bitterper aperitivi).
3. Liceità
Il marchio è lecito quando non è contrario all'ordine pubblico o al buon costume e non è lesivo dei diritti dei terzi. Ad esempio, non è possibile registrare come marchio un segno che inciti al razzismo o alla violenza, oppure che contenga espressioni di cattivo gusto.
4. Principio di verità
Il marchio non deve trarre in inganno relativamente alle caratteristiche, alla provenienza e alle qualità dei vostri prodotti/servizi. In difetto, il marchio potrà essere dichiarato nullo.
Non può essere registrato come marchio:
- ritratti di persone, i nomi diversi da quelli del richiedente, e i segni notori, se non è prestato il consenso (art. 8 CPI);
- segni costituiti unicamente dalla forma o da una caratteristica imposta dalla natura del prodotto, oppure necessari per ottenere un risultato tecnico, o ancora che dia valore sostanziale al prodotto (art. 9 CPI);
- stemmi e altri simboli格瓦拉rivestono感酒吧blico, oltre a segni lesivi dell’immagine o sella reputazione dell’Italia (art. 10 CPI);
- indicazioni geografiche (artt. 29-30 CPI).
Perché registrare un marchio?
La registrazione di un marchio è una procedura molto importante per la sua tutela legale.
Essere possessori di un marchio registrato significa godere di vantaggi quali:
- Avere unabrand identitysolida, con maggiore valore commerciale perché univoco e specifico;
- Tutelare da contraffazioni e copie illecite;
- Può essere fonte di reddito e diventare oggetto di accordi commerciali con terzi.
In generale in Italia è conferita tutela legale anche al marchio non registrato che sia coperto da diritto d'autore, ma si tratta di unaprotezione del brandpiù difficoltosa da far valere in sede legale.
Prima di registrare un marchio: la ricerca di anteriorità
联合国首席di registrare marchio e fondamentale真实ficare che i requisiti sopra siano rispettati e che non ci siano altri marchi simili già registrati nel territorio di competenza, con una ricerca di anteriorità.
Questa ricerca consiste in un controllo preventivo che accerti se il marchio che volete registrare possegga il requisito della novità.
Se depositate联合国marchio无svolgere una ricerca di anteriorità vi esponete al rischio di ricevere opposizioni da terzi titolari di segni identici (o simili) anteriori, e quindi di incorrere in elevate spese legali.
Inoltre, dovreste farvi carico anche dei costi per il ritiro del marchio e dei prodotti in commercio riportanti il marchio, oltre a rivedere eventuali accordi di licenza già sottoscritti.
Purtroppo,l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma(UIBM) non effettua controlli circa il requisito di novità dei marchi che si intende registrare: può quindi capitare che emergano conflitti di attribuzione, con tutte le conseguenze sopra indicate. Per evitare questo genere di conflitti potete utilizzare le banche dati in materie, gratuite o a pagamento.
Per un elenco di banche dati gratuite in cui effettuare una ricerca di anteriorità vi segnaliamo le seguenti:
- Ilnuovo data base UIBM(la banca dati dei marchi nazionali);
- e-Search Plus(database dei marchi dell’Unione europea, che hanno pertanto validità anche in Italia);
- TMview(servizio di consultazione simultanea dei data base dei marchi Italiani, Comunitari, Internazionali, e degli Uffici marchi dei Paesi che hanno aderito al sistema);
- WIPO Global Brand DB(sistema di marchi internazionali e nazionali aderenti al sistema di Madrid).
Se dalla ricerca di anteriorità dovesse emergere qualcosa di preesistente sconsigliamo caldamente di procedere prima di aver rivisto il marchio in modo che rispetti in maniera inequivocabile i requisiti visti sopra.
Il consiglio è di essere certosini in questa fase: dato che il requisito di novità include anche la necessità che il marchio non sia simile a un altro preesistente, è meglio controllare anche diverse varianti (ad esempio plurale/singolare, maschile/femminile, sostituzione di lettere, ecc.).
Tutela del marchio: la scelta delle classi di registrazione
Uno degli aspetti più delicati della registrazione di un marchio è l’individuazione delle classi merceologiche e la descrizione dei prodotti o servizi per cui si chiede protezione.
Ai sensi dell’art. 7 CPI, infatti, un marchio d’impresa è protetto solo rispetto a determinati prodotti o servizi, quelli che devono essere appunto descritti con precisione nella domanda di registrazione.
Si deve quindi procedere all'individuazione delle classi merceologiche più idonee: questo avviene in base della Classificazione di Nizza, introdotta nel 1957 dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale per mettere a disposizione un punto di riferimento condiviso da diversi Stati per la registrazione di marchi d’impresa.
L’individuazione delle classi merceologiche e la descrizione dei prodotti scelti comporta una delicata valutazione delle attuali e future attività del marchio, per evitare la registrazione per classi per le quali il segno non verrà usato (con conseguente spesa non motivata), e per quali invece è realistico che il segno potrà in futuro servire.
Classificazione di Nizza
Le categorie commerciali di Nizza sono in totale 45.
Per visionarle tutte e scegliere le più adatte bastaconsultare questo elencoe scegliere le classi più pertinenti. Se per esempio avete un ecommerce di abbigliamento farete bene a registrare il vostro marchio per la classe 25.
I prodotti fisici vanno dalla classe 1 alla 34, mentre i servizi vanno dalla 35 alla 45.
ATTENZIONE: non sarà possibile aggiungere classi successivamente, non in modo semplice perlomeno, quindi è una scelta da fare con attenzione.
Dove registrare un marchio?
Il luogo (fisico o virtuale) in cui effettuare la registrazione dipende dalla portata (nazionale, internazionale, europea, etc) dello stesso.
In Italia le domande di registrazione dei marchi nazionali possono essere depositate presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; in alternativa è possibile inviare la domanda direttamente presso l'UIBM di Roma.
È possibile depositare una domanda di deposito di un marchio nazionale anche sottoscrivendo un contrattoTelemaco Pay con Infocameree scaricando l'apposito software gratuito per la predisposizione della pratica telematica (Simba Off-line). Attenzione: in questo caso la domanda di deposito deve essere sottoscritta digitalmente.
In ogni caso, per la domanda di registrazione del marchio potete farvi rappresentare da consulenti abilitati iscritti nell'albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da avvocati.
Come registrare un marchio online in Italia
È possibile registrare un marchio via internet tramite il sitowww.servizionline.uibm.gov.it, se in possesso di una firma digitale. Il portale è attivo nei giorni feriali dalle 8 alle 19.
Dal mese di febbraio 2019 è disponibile una nuova procedura telematica rapida, opzionale, che riduce i tempi necessari alla pubblicazione delle domande.
Sarà necessario accedere o registrarsi al portale, e poi scegliere la voce diDeposito domande e istanzeper selezionare il deposito di unMarchio d'impresa.
A questo punto bisognerà seguire i passaggi guidati per fornire tutti i dati relativi al marchio, pagare online attraverso i servizi offerti da PagoPA le tasse dovute (inclusa la marca da bollo) e inviare la richiesta.
Cosa serve per registrare un marchio
Per registrare un marchio in Italia, a prescindere dalla modalità scelta, saranno necessari i seguenti documenti:
- Modulo MA-RI;
- Eventuali fogli aggiuntivi;
- Foglio A4 con l'esemplare del marchio;
- Documenti di riconoscimento dei richiedenti (più eventuali deleghe);
- Marche da bollo;
- Bollettino postale.
Compilazione del Modulo MA-RI
Questo modulo è il fulcro della domanda che dovrete compilare per richiedere la registrazione del marchio.
Sul sito dell'UIBM si trova la versione PDF da scaricare, se si volesse procedere fisicamente, e le istruzioni per la sua corretta compilazione.
Ecco le varie parti di cui è composta la domanda e come compilarla:
SEZIONE 1: Dati identificativi della domanda
Tipologia primo deposito: ordinaria;
Tipo di marchio: individuale;
Natura del marchio: (D) se solo testo. (F) se include un'immagine o grafica;
Denominazione: il nome del marchio;
Descrizione: descrivere il marchio visivamente.
SEZIONE 2: Classificazione
Inserire i numeri identificativi delle classi scelte e i prodotti (o i servizi) corrispondenti. Sul Modulo MA-RI c'è spazio per 3 sole classi. Per inserire ulteriori classi, usare un foglio aggiuntivo.
SEZIONE 3: Priorità
È possibile saltarla.
SEZIONE 4: Richiedente
I dati della persona o dell’azienda a cui intestare la proprietà del marchio. Nel Modulo MA-RI c'è spazio per 2 soli richiedenti, per aggiungerne altri usare un foglio aggiuntivo.
SEZIONE 5: Domicilio elettivo
Inserire l'indirizzo postale a cui l'UIBM dovrà inviare eventuali comunicazioni riguardo allo stato della pratica.
SEZIONE 6: Documentazione allegata o con riserva di presentazione
Esemplare del marchio: un'immagine del marchio;
Rappresentazione del marchio: Inserire "1" nel riquadro "N. Esemplari";
N° fogli aggiuntivi per i seguenti paragrafi: da compilare solo se si è usato un foglio aggiuntivo, mettendo in corrispondenza della relativa casella il numero dei fogli aggiuntivi;
Richiesta copia autentica: mettere SI se si desidera ricevere copia fisica, altrimenti verrà inviata copia ufficiale alla PEC/email indicata;
Numero di pagine totali: la quantità di pagine totali compilate (fogli aggiuntivi inclusi).
Una volta inviati tutti i materiali in formato digitale o fisico e pagate le tasse richieste (di più a riguardo sotto) l'UIBM prenderà in carico la domanda e procederà all'analisi formale, a seguito della quale, se entro 3 mesi non ci sono opposizioni di sorta, sarete felici proprietari di un marchio registrato in Italia.
Come registrare un marchio nell'Unione Europea
In questo modo, il marchio avrà validità esclusivamente nel territorio italiano. Per estendere la validità a tutto il territorio europeo c'è una procedura analoga, più costosa ma più rapida nei tempi, attraverso il sitoEUIPO(telematica o cartacea).
In questo modo con un’unica procedura di registrazione e un unico attestato è possibile ottenere un diritto esclusivo che si estende a tutti gli Stati membri.
Il procedimento è molto simile a quello italiano, e svolgendolo sul sito si viene guidati attraverso i vari passaggi in modo semplice fino al pagamento e all'invio della richiesta.
La domanda sarà poi soggetta a traduzione, per rendere i dati accessibili in tutti gli Stati membri. Inoltre, se richiesto dal richiedente, l’EUIPO può effettuare la ricerca di anteriorità, del cui esito verrà informato.
Di nuovo, in seguito della pubblicazione nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea, i terzi che ritengano di avere diritti anteriori sul marchio hanno tre mesi per presentare obiezioni, dopodiché la richiesta sarà approvata ufficialmente.
Come registrare un marchio internazionale
È anche possibile registrare un marchio in tutti i Paesi che aderiscono al Marchio Internazionale (più di 100): la procedura dipende molto dai territori di interesse, ma l'ammontare e le variabili cambieranno a seconda dei Paesi di interesse.
Nei Paesi che non aderiscono al Marchio Internazionale (ad esempioEmirati Arabi Uniti)la faccenda si fa più complicata: l’ammontare delle tasse e la procedura dipende dai singoli Stati e la richiesta va fatta una per volta.
Registrare un marchio: costi a confronto
A questo punto la domanda più lecita è: quanto costa registrare un marchio?
La risposta ovviamente cambia molto a seconda di vari fattori, tra cui la scelta di fare da soli o di affidarsi a professionisti che aggiungeranno la propria parcella, ma principalmente cambia in base a due elementi:
- Il Paese o i Paesi di interesse;
- Le classi merceologiche da coprire.
Registrare un marchio: costo in Italia
- Imposta di bollo
La domanda di registrazione di marchio in caso di deposito on-line deve essere corredata da una marca da bollo da €42. Invece, nel deposito cartaceo o postale, una marca da bollo da €16 ogni quattro pagine (inclusi i moduli e gli allegati). - Tasse di concessione governativa
L’importo, da pagare direttamente all’Agenzia delle Entrate, dipende dal numero di classi merceologiche per cui si chiede la registrazione: €101 per registrazione di marchio individuale comprensiva di una classe, € 34 per ogni classe aggiunta. - Diritti di segreteria
Nei depositi cartacei o postali occorre versare alla Camera di Commercio i diritti di segreteria di €40, oppure €43 più una marca da bollo di €16 se si chiede una copia autentica del deposito. Questo costo non è dovuto per i depositi online. - Costi legati a una eventuale lettera di incarico a terzi
Domanda in carta semplice con marca da bollo da €16;
Tassa di concessione governativa per la lettera d’incarico di €34.
Parliamo quindi di un costo di circa €200 (inclusa anche la tariffa di un professionista del supporto) per la registrazione di un marchio in Italia.
Quanto costa registrare un marchio all'estero?
Se intendete registrare un marchio nell'Unione Europea i costi sono più alti (ma la procedura più semplice).
Per una domanda di registrazione di marchio online, comprendente una sola classe merceologica occorre versare €850. Una seconda classe merceologica comporta una maggiorazione di €50, e un aumento di €150 per ogni classe oltre la seconda.
Il deposito cartaceo, invece, costa €1.000 con una sola classe, con l'aggiunta di classi ulteriori come sopra.
Per la registrazione di un marchio nei Paesi che aderiscono al Marchio Internazionale, invece, l’ammontare dipende dai territori, con tasse minime di base di circa 800 Euro indipendentemente da quanti e quali territori di inseriscono nella domanda di marchio internazionale, a cui si aggiungono eventuali tasse richieste dai singoli Paesi.
Per i Paesi che non aderiscono al Marchio Internazionale, l’ammontare cambia totalmente da Paese a Paese. Per i suddetti Emirati Arabi Uniti, per esempio, le spese di deposito ammontano a circa €4.000, più €1.000 Euro per le spese di autenticazione e legalizzazione, a cui vanno aggiunti i compensi del corrispondente locale necessario per portare avanti la pratica.
Quanto硬脑膜拉registrazione di un marchio?
I tempi per registrare un marchio variano molto da Paese a Paese, con una media di 6 mesi (inclusi i 3 di diritto di opposizione di terzi).
Dalla data di avvenuto deposito il vostro marchio sarà protetto per10 anni.La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali, senza limiti, ma la domanda deve essere presentata nei dodici mesi precedenti alla scadenza (o nei sei mesi successivi con l'applicazione di una sovrattassa).
Un ultimo avvertimento:né l’UIBM né le Camere di commercio sono obbligate ad avvisarvi della scadenza del marchio!
Createvi dunque un promemoria personale in modo da non dimenticarvi di questa scadenza importante.
Conclusioni sulla tutela del marchio
Seguendo le indicazioni in questa guida sarà possibile registrare un marchio in autonomia o capire se sia meglio richiedere il supporto di professionisti.
In generale la registrazione del marchio in Italia o in altri Paesi è una procedura semplice ma delicata, molto importante però per gli imprenditori che vogliano tutelare il proprio lavoro e il proprio investimento.
Registrare un marchio: domande frequenti
Come si registra un marchio?
Come sapere se un marchio è registrato?
Quanto costa registrare un marchio?
NOTA BENE: Questo articolo è solo a scopo informativo e non ha valore di consulenza legale o professionale. Si prega di consultare un commercialista o avvalersi di una consulenza legale indipendente per informazioni specifiche relative alle vostre circostanze e al vostro paese di residenza. Shopify declina ogni responsabilità per l'utilizzo di queste informazioni.
Note sull’AutoreLorenzo Grassano (l.grassano@studiolegalegrassano.it) è titolare dello Studio Legale Grassano di Milano. Esperto di ecommerce e privacy law, assiste dal punto di vista legale siti e start-up italiani e stranieri. Da quando ha fondatoLegalBlink, servizio di assistenza legale per web agency e merchant, acquista quasi tutto solo online.